知財エッセイ

平成20年（行ケ）第10304号　審決取消請求事件　平成21年8月18日　知的財産高等裁判所

［カンケツハンケツ®］
「樹脂配合用酸素吸収剤」という用途発明についてサポート要件・実施可能要件が満たされるには、発明の詳細な説明に当該樹脂一般について本件発明の作用効果を裏付ける記載が必要である。

※「カンケツハンケツ®」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

［判旨］
　原告は、本件発明に係る特許請求の範囲の記載がいわゆるサポート要件に欠け、また、発明の詳細な説明の記載が実施可能要件に欠けると主張する。
　特許法３６条４項は、「前項第三号の発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。」と定めるところ、本件発明のように、特定の用途（樹脂配合用）に使用される組成物であって、一定の組成割合を有する公知の物質から成るものに係る発明においては、一般に、当該組成物を構成する物質の名称及びその組成割合が示されたとしても、それのみによっては、当業者が当該用途の有用性を予測することは困難であり、当該組成物を当該用途に容易に実施することができないから、そのような発明について実施可能要件を満たすといい得るには、発明の詳細な説明に、当該用途の有用性を裏付ける程度に当該発明の目的、構成及び効果が記載されていることを要すると解するのが相当である。
　発明の詳細な説明には、本件発明の酸素吸収剤を適用する樹脂をエチレン－ビニルアルコール共重合体とした場合の記載があるにすぎない。発明の詳細な説明に、エチレン－ビニルアルコール共重合体以外の樹脂一般について、本件発明が本件作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされているものと認めることはできず、その他、そのように認めるに足りる証拠はない。
　以上によると、発明の詳細な説明の記載は、特許法３６条４項に定める実施可能要件を満たすものと認めることは到底できないというべきである。
　特許請求の範囲の記載が特許法３６条５項１号に定めるサポート要件に適合するものであるか否かについては、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、発明の詳細な説明に、当業者において、特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるか否か、又は、その程度の記載や示唆がなくても、特許出願時の技術常識に照らし、当業者において、当該課題が解決されるものと認識し得るか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。
　本件発明の酸素吸収剤を適用する樹脂がエチレン－ビニルアルコール共重合体である場合はともかく、その余の樹脂一般である場合についてまで、発明の詳細な説明に、当業者において本件課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるということはできず、また、本件出願時の技術常識に照らし、当業者において本件課題が解決されるものと認識し得るということもできないといわざるを得ない。
　以上によると、本件発明に係る特許請求の範囲の記載が特許法３６条５項１号に定めるサポート要件を満たすものと認めることは到底できないというべきである。
　そうすると、「本件発明の効果を奏しない樹脂を包含する点で明細書の記載に不備があるとはいえない」とした本件審決の判断は誤りである。

平成20年（行ケ）第10237号　審決取消請求事件　平成21年7月29日　知的財産高等裁判所

［カンケツハンケツ®］
請求項に係る発明が明細書の【発明が解決しようとする課題】に記載された課題に該当しない場合であっても、特許法３６条４項１号の委任省令要件に違反しない。

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［判旨］
　審決は、特許法３６条４項１号に規定する委任省令要件について、「請求項１～９，１１，１３～１４に係る発明は、段落０００７～０００９に記載された課題の何れにも該当しないものである。」とし、「本件の明細書は、請求項１～９，１１，１３～１４に係る発明について、経済産業省令で定めるところにより記載したものであるとは認められない。」と判断した。
　特許法３６条４項は、「発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。」と定め、同条同項１号において、「一　経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と定めている。特許法３６条４項１号において、「通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」（いわゆる「実施可能要件」）を規定した趣旨は、通常の知識を有する者（当業者）がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したといえない発明に対して、独占権を付与することになるならば、発明を公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反する結果を生ずるからである。
　そのような、いわゆる実施可能要件を定めた特許法３６条４項１号の下において、特許法施行規則２４条の２が、（明細書には）「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載すべきとしたのは、特許法が、いわゆる実施可能要件を設けた前記の趣旨の実効性を、実質的に確保するためであるということができる。そのような趣旨に照らすならば、特許法施行規則２４条の２の規定した「技術上の意義を理解するために必要な事項」は、実施可能要件の有無を判断するに当たっての間接的な判断要素として活用されるよう解釈適用されるべきであって、実施可能要件と別個の独立した要件として、形式的に解釈適用されるべきではない。
審決の上記判断は誤りである。

平成20年（行ケ）第10001号　審決取消請求事件　平成20年8月26日　知的財産高等裁判所）

［カンケツハンケツ®］
人間に自然に具わった能力のうち特定の認識能力の利用も、自然法則の利用ということができる。

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［判旨］
　ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が、その構成中に、人の精神活動、意思決定又は行動態様を含んでいたり、人の精神活動等と密接な関連性があったりする場合において、そのことのみを理由として、特許法２条１項所定の「発明」であることを否定すべきではなく、特許請求の範囲の記載全体を考察し、かつ、明細書等の記載を参酌して、自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されていると解される場合には、同項所定の「発明」に該当するというべきである。
　本願発明は、非母語話者であっても、一般に、音声（特に子音音素）を聞いてそれを聞き分け識別する能力が備わっていることを利用して、聞き取った音声中の子音音素を対象として辞書を引くことにより、綴り字が分からなくても英単語を探し、その綴り字、対訳語などの情報を確認できるようにし、子音音素から母音音素へ段階的に検索をすることによって目標単語を確定する方法を提供するものである。
　本願発明は、人間（本願発明に係る辞書の利用を想定した対象者を含む。）に自然に具えられた能力のうち、音声に対する認識能力、その中でも子音に対する識別能力が高いことに着目し、子音に対する高い識別能力という性質を利用して、正確な綴りを知らなくても英単語の意味を見いだせるという一定の効果を反復継続して実現する方法を提供するものであるから、自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されており、特許法２条１項所定の「発明」に該当するものと認められる。
　そのような観点に照らすならば、審決の判断は、①「対訳辞書の引く方法の特徴というよりは、引く対象となる対訳辞書の特徴というべきものであって、（中略）対訳辞書の特徴がどうであれ人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めに留まるものである」などと述べるように、発明の対象たる対訳辞書の具体的な特徴を全く考慮することなく、本願発明が「方法の発明」であるということを理由として、自然法則の利用がされていないという結論を導いており、本願発明の特許請求の範囲の記載の全体的な考察がされていない点（中略）において、妥当性を欠く。したがって、審決の理由は不備であり、その余の点を判断するまでもなく、取消しを免れない。
　のみならず、前記のとおり、本願の特許請求の範囲の記載においては、対象となる対訳辞書の特徴を具体的に摘示した上で、人間に自然に具わった能力のうち特定の認識能力（子音に対する優位的な識別能力）を利用することによって、英単語の意味等を確定させるという解決課題を実現するための方法を示しているのであるから、本願発明は、自然法則を利用したものということができる。本願発明には、その実施の過程に人間の精神活動等と評価し得る構成を含むものであるが、そのことゆえに、本願発明が全体として、単に人間の精神活動等からなる思想の創作にすぎず、特許法２条１項所定の「発明」に該当しないとすべきではなく、審決は、その結論においても誤りがある。

平成19年（ワ）第32525号　特許権侵害差止請求事件　平成20年7月24日　東京地方裁判所）
平成20年（ネ）第10065号　特許権侵害差止請求控訴事件　平成21年2月18日　知的財産高等裁判所）

［カンケツハンケツ®］
技術的範囲属否の判断において明細書より辞書・技術常識が優先された。

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［判旨］
（原審）
本件発明においては，音声（可聴音）として一定の意味内容を認識できる伝言情報である「応答メッセージ」に基づいて，「新電話番号を案内している電話番号，新電話番号を案内していない電話番号，一時取り外し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号」の「３種類の番号に仕分け」していること（構成要件Ｃ）が理解される。
被告装置は，発呼を行ったときデジタル信号からなる切断メッセージが返された場合に，「切断メッセージ中の理由番号」に応じて「無効」，「移転」，「都合停止」等に電話番号を分類しているが，被告装置の「切断メッセージ中の理由番号」は，デジタル信号で表された番号（数字）の情報であって，音声（可聴音）として一定の意味内容を認識できる伝言情報に該当しないから，構成要件Ｃの「接続信号中の応答メッセージ」に当たらない。

平成18年(ム)第10002号, 平成19年(ム)第10003号特許権侵害差止再審請求事件 平成20年7月14日 知的財産高等裁判所

［カンケツハンケツ®］
原判決で認識のない別異の無効理由による無効確定が、確定判決の再審事由となりうる。

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［判旨］
◆特許権侵害差止請求事件
　・本件特許：特許第2662538号
　・発明の名称：生海苔の異物分離除去装置
　　　　出願日：平成6年11月24日（特願平6-315896号）
　　　　登録日：平成9年 6月20日
　・原告：株式会社親和製作所
　　被告：フルタ電機株式会社

特許庁ＨＰによると、平成21年2月1日より、商標の早期審査・早期審理制度の対象が拡大されました。所定の要件を満たせば、既に出願されているものについても対象となります。


１．早期審査・早期審理制度とは

　一般に、商標登録出願をしてから設定登録前まで、約半年～一年の期間を要します。
　早期審査・早期審理制度とは、この間の出願人の利益を保護するため、一定条件のもとで、通常より早期に審査･審理を行う制度であり、平成9年9月1日から導入されています。


２．今回新たに対象となったもの

　早期審査・早期審理制度を利用できるのは、「緊急性」を要する場合など、比較的厳しい要件が課されていたため、本制度を利用できる機会が限定されていました。

　今回、同制度の新たな対象として、「出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件」が、対象として追加されたため、従来に比べて同制度を利用できる機会が増えました。

（例）商品：商品「みかん」に、「プライムワークス」という商標をつけて販売している場合

　(ア)指定商品を「みかん」として出願
　　　→早期審査の対象となります。

　(イ)指定商品を「果実」として出願
　　　→緊急性の要件が認められない限り、早期審査の対象にはなりません。

　つまり、出願する際に指定する商品を、実際に販売している商品に限定することにより、通常よりも早く審査をしてもらえる可能性があるということです。　

平成20年(行ケ)第10027号 審決取消請求事件 平成20年6月30日 知的財産高等裁判所

［カンケツハンケツ®］
農作物の品種名を表示する商標は、指定商品がその種子であっても品質表示に該当する。

※「カンケツハンケツ®」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

［判旨］
（原判決より引用）
農作物の品種の表示はその農作物の品質を表示するものである以上，果実等の収穫物ではなく種子を指定商品として商標登録出願する場合でも，当該表示はその種子からいかなる収穫物が得られるかという意味において商品である種子の品質を表示するものといえるから、指定商品が収穫物ではなく種子であることをもって商標法３条1項３号の該当性を否定することはできない。

［解説］
　　 本件は、種子・苗木の生産販売等を目的とする会社である原告が、指定商品を第３１類「メロンの種子、メロンの苗」として商標「アンデス」を出願したところ、特許庁において拒絶査を受け、さらに拒絶査定不服審判において請求不成立の審決を受けたことから、その取消しを求めた審決取消訴訟である。
　本件では、本件商標「アンデス」が商品「メロンの種子、メロンの苗」のいわゆる品質表示等に該当するか（商標法第3条第1項第3号該当性）が問題となったが、裁判所は、特許庁の判断を維持し、本件商標の登録を認めなかった。

コカコーラ立体商標知財高裁判決
平成19年(行ケ)第10215号 審決取消請求事件 平成20年5月29日 知的財産高等裁判所

［カンケツハンケツ®］
商品の瓶の立体的形状そのものであっても、他社商品とを区別する指標として認識される。

※「カンケツハンケツ®」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

［判旨］
（原判決より引用）
リターナブル瓶入りの原告商品は、昭和３２年に、我が国での販売が開始されて以来、驚異的な販売実績を残しその形状を変更することなく、長期間にわたり販売が続けられ、その形状の特徴を印象付ける広告宣伝が積み重ねられたため、遅くとも審決時（平成１９年２月６日）までには、リターナブル瓶入りの原告商品の立体的形状は、需要者において、他者商品とを区別する指標として認識されるに至ったものと認めるのが相当である。

［解説］


本件は、原告である ザ コカ・コーラ カンパニー（以下、コカ・コーラという。）が、自社の立体商標（原告商品のコーラ飲料の瓶の形状）についての商標登録出願が特許庁の審判において拒絶されたことを受け、これを不服として請求した審決取消訴訟である。
特許庁においては、本件商標は、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する商標のみからなる商標というべきであるから、商標法３条１項３号に該当し、また、本件商標それ自体が自他商品の識別標識としての機能を有するに至っているとはいえないから、同法３条２項の要件を具備していないとして、その登録が拒絶された。しかし、知財高裁は、特許庁の判断を覆し、最終的に原告の立体商標の登録を認める結論を下した。

本件の判決は、一体どのような意味を有するのか。本件に関して注目すべきポイントを以下に述べる。