知財エッセイ

平成19年（行ケ）第10056号　審決取消請求事件　平成19年10月31日　知的財産高等裁判所）

［カンケツハンケツ®］
拒絶査定不服審判請求時の補正を、新規な拒絶理由で事前通知なしに却下しても不合理ではない。

※「カンケツハンケツ®」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

［判旨］
　原告は、発明に該当しない（２９条１項柱）という拒絶理由は、（拒絶査定不服審判請求時の限定的減縮の）本件補正により生じた拒絶理由ではなく、本件補正前から存在し、（審査段階で）見落とされていた拒絶理由であるから、特許法１７条の２第５項（現特許法１７条の２第６項）が適用され（て補正却下（１５９条１項において読み替えて準用する５３条１項）され）るべきではない旨主張する。
　しかし、補正の却下を定めた上記規定において、原告の主張を裏付ける規定はない。
　原告は、本件補正を（仮に）行なわなかった場合、（補正却下がされることはないので）拒絶理由通知（５０条）を発することなく、いきなり不意打ち的に「発明該当性の欠如」（２９条１項柱）を理由として拒絶審決を行なうことが許されないこととのバランスなどともいう。
　しかし、上記各規定に照らしても、拒絶査定を維持する審決とその手続きにおける補正の却下において、出願人に対する事前の査定と異なる拒絶の理由の通知をする必要性については、取り扱いが異なるのであり、不合理であるとは必ずしも認められず、原告の主張は採用できない。
注意：（カッコ）書き説明は、筆者にて追加。

平成19年（行ケ）第10303号　審決取消請求事件　平成20年1月31日　知的財産高等裁判所

［カンケツハンケツ®］
商標の使用態様によって他人の特許権等を侵害しても、直ちに公序良俗に反する商標には該当しない。

※「カンケツハンケツ®」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

［判旨］
原告は、審決には、本件商標の商標法４条１項７号該当性等の判断の誤りがあることなどを取消事由として主張している。
商標が商標法４条１項７号に該当するかどうかは、特段の事情のない限り、当該商標の構成を基礎として判断されるべきものであり、指定商品または指定役務についての当該商標の使用態様が他人の権利を侵害するか否かを含めて判断されるべきものではない。
本件においてこれをみると、本件商標は「ｉモード」を標準文字で表す構成からなる典型的な文字商標であって、本件商標の構成・内容から他人の特許権等を侵害するものということはできない。そうすると、原告の主張に係る本件商標の使用が原告の有する本件各特許権に抵触するという理由をもって、本件商標が「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するということはできず、この点の原告の主張は失当である。

２００７年１１月に米国特許商標庁USPTOが導入しようとした、「継続出願の回数制限および請求項数の制限」に関する特許法規則改正（以下"Final Rules"と呼ぶ）に対して、米国特許庁を相手に同規則改正の施行を差し止める訴えが地裁に提起されていましたが、２００８年４月１日付で判決が出ました。

判決の骨子は、

「米国特許庁は特許法規則を制定する権限をもつ」（35 U.S.C. §2(ｂ)(2)）という法の規定は、実体的な（substantive）特許法規則（の制定）にまで及ぶものではない。上記"Final Rules"は、その性質上実体的なものであるから、無効である（null and void）。

というものです。USPTOの全面敗訴であり、出願人にとっては朗報です。詳しくは、Patently-Oの記事を参照。

４月２日時点の情報では、USPTOのGeneral CounselのJames Toupin氏はＣＡＦＣに控訴するというコメントを発表していますが、判決が覆る可能性は低いと思われます。しかし、現在、米国議会で審議中の特許法改正では、米国商標特許庁に実体的な規則を制定する権限をもたせるように、法律を改正しようとする動きもあるようです。