知財エッセイ

平成19年（行ケ）第10056号　審決取消請求事件　平成19年10月31日　知的財産高等裁判所）

［カンケツハンケツ®］
拒絶査定不服審判請求時の補正を、新規な拒絶理由で事前通知なしに却下しても不合理ではない。

※「カンケツハンケツ®」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

［判旨］
　原告は、発明に該当しない（２９条１項柱）という拒絶理由は、（拒絶査定不服審判請求時の限定的減縮の）本件補正により生じた拒絶理由ではなく、本件補正前から存在し、（審査段階で）見落とされていた拒絶理由であるから、特許法１７条の２第５項（現特許法１７条の２第６項）が適用され（て補正却下（１５９条１項において読み替えて準用する５３条１項）され）るべきではない旨主張する。
　しかし、補正の却下を定めた上記規定において、原告の主張を裏付ける規定はない。
　原告は、本件補正を（仮に）行なわなかった場合、（補正却下がされることはないので）拒絶理由通知（５０条）を発することなく、いきなり不意打ち的に「発明該当性の欠如」（２９条１項柱）を理由として拒絶審決を行なうことが許されないこととのバランスなどともいう。
　しかし、上記各規定に照らしても、拒絶査定を維持する審決とその手続きにおける補正の却下において、出願人に対する事前の査定と異なる拒絶の理由の通知をする必要性については、取り扱いが異なるのであり、不合理であるとは必ずしも認められず、原告の主張は採用できない。
注意：（カッコ）書き説明は、筆者にて追加。