知財エッセイ

決定的な証拠が必要？？

平成12年(ネ)第5926号損害賠償、営業行為差止等請求控訴事件平成13年06月20日東京高等裁判所（原審：平成10年(ワ)第4447号・同年(ワ)第13585号　平成12年7月17日　東京地方裁判所）

［カンケツハンケツ］
本件顧客情報に依拠したことを推認させる間接事実からも不正競争行為が推認できる。

※「カンケツハンケツ」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

［判旨］
（原判決より引用）
　被告枝川の個人所有のパソコンのハードディスクには本件顧客情報が入力されていたこと、被告会社のダイレクトメールの送付先には原告会社の顧客が多く含まれているのみならず、他社にとって有利な条件で契約を締結できる可能性のある顧客の占める割合の高いこと、その他本件顧客情報に依拠したことを強く推認させるデータの共通性が存在することからすれば、被告枝川が本件顧客情報を不正に取得し、同被告、被告松谷、被告会社がこれを利用してダイレクトメールの送付先を選定し、前記の通り約二六〇〇か所の事業所に送付したものと推認することができる。

［解説］
　本件は、原告会社の元従業員らが、在職中に原告会社の有する顧客情報（本件顧客情報）を持ち出し、退職後に設立した同種の営業を目的とする被告会社において、これを使用して営業活動をおこなったとして、不正競争防止法２条１項４号・５号に基づき当該営業行為の差止めおよび損害賠償を請求した事件の控訴審である。
　原審では、本件顧客情報の営業秘密性および被告らの不正競争行為が争点となったが、これに対し、東京地裁は、当該営業行為の差止めを含む原告の請求をほぼ認める判決を下した。さらに、控訴審においても、控訴人らの主張はいずれも退けられ、東京高裁は原判決を維持した。

　不正競争防止法２条１項４号に規定する不正競争行為とは、営業秘密の不正取得行為自体、あるいは不正取得行為によって取得した営業秘密の使用等をいい、同法２条１項５号に規定する不正競争行為とは、不正取得行為の介在した営業秘密の使用等をいう。

　本件においては、営業秘密である本件顧客情報は電子データであって、その使用行為を直接的に証明する証拠はなく、被告らが被告会社において顧客獲得を目的としたダイレクトメールを送付した事実、および当該ダイレクトメールの送付先と本件顧客情報との共通性など、証拠から推認されるいくつかの間接事実の積み重ねによって、被告らの不正競争行為が認定された。

　ここで、原告側の要求が認められたのには、もうひとつ、原告会社における情報管理の徹底が大きく影響したと考えられる。
　つまり、不正競争行為が認められるためには、そもそも保護対象である営業秘密を、法律上「営業秘密」であると言える程度に管理していること（「秘密管理性」という。）が必要とされるのである。したがって、原審では、本件顧客情報の秘密管理性を含め、本件顧客情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するか否かも争点となった。

「原告会社のコンピュータシステムにおいてはパスワードは用いられていないものの、実際上はパスワードが幾重にも設定されているのと同じ効果があると評価できる。」

　本件では、原告会社における徹底した情報管理体制（例えば、端末からの帳票出力は特定のプリンタに限定されていた、等）に加え、本件顧客情報を作成する開発用端末機に数段階でのキーワード入力が設定されていたことがポイントとなって、本件顧客情報の秘密管理性が認められ、不正競争防止法上の「営業秘密」に該当すると認定されたと言える。

（まとめ）
　営業秘密の保護については、大きく分けて（ⅰ）契約による場合（ⅱ）不正競争防止法による場合の２つに分類することができる。不正競争防止法は、契約関係にない当事者間の関係をも規律するという点で意義を有するが、あくまでも民法の特別規定であるという立場から、その適用にあたっては、非常に厳格な判断がなされるのが通常である。
　そもそも、企業おいてきちんと管理されていない情報は「営業秘密」というに足りず、そのような情報であれば特別に保護する必要はないというのが、不正競争防止法における営業秘密保護に関する考え方だと思う。したがって、従業員が退職時に会社の情報を持ち出し、それを別の会社で使用したとしても、営業秘密性が認められない情報であれば、不正競争行為とは認められない。

　本件は、問題となった本件顧客情報についてその営業秘密性が認められ、さらには間接事実の積み重ねから不正競争行為が認定された点で、興味深い判決である。

弁理士　安田麻衣子

古くて新しい問題、修理と再生産と侵害と！

キャノンインクカートリッジ最高裁判決
平成１８年（受）８２６号特許権侵害差し止め請求事件（最高裁平成１９年１１月８日判決、最高裁判所第一小法廷）

［カンケツハンケツ］
リサイクル製品が特許権侵害かどうかは、取引の実情等の総合考慮に基づき新
たな特許製品の製造と認められるか否か（特許権の消尽か否か）による

※「カンケツハンケツ」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

［判旨］
　特許権者が我が国において適法に特許製品を譲渡した場合には、特許権はその目的を達成したものとして消尽し、当該特許製品について特許権を行使することは許されないと解する（国内権利消尽説、権利乱用説（民１③））。
　特許製品の円滑な流通が妨げられるとかえって特許権者の利益を害し、特許法の法目的に反する。また、特許権者は、新規発明公開の代償を確保する機会が、既に（市場に流通させる際の製品価格に転嫁する等により）保障されているので、二重の利得を認める必要はない（平成７（オ）第１９８８号並行輸入品における黙示実施許諾説）。
　しかし、消尽により特許権行使が制限されるのは、譲渡した特許製品そのものに限られ、特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造された場合は、権利行使が許される。
　新たな製造かどうかは、
・特許製品の属性（製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様）、
・特許発明の内容・加工及び部材の交換の態様（加工等がされた際の特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、部材の技術的機能及び経済的価値）のほか取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当である。
　上告人（被疑侵害者）は、単にインクを補充するにとどまらず、インクタンクをインク補充が可能となるように（孔を空けて）変形している。
　さらに上告人は、インクタンクの内部洗浄により、（本発明の作用でもある）圧接部の界面で空気の移動を妨げる障壁を形成する（これによりインクの漏洩を防止する）機能を回復させ復元させており（インクが消費されると間もなくインクが固着してこの機能を失う）、本件発明の本質的部分に係る構成を欠くに至った製品を再び充足させるものであるので、本件発明の実質的な価値を再び再現させ、本件発明の作用効果を新たに発揮させるものと評せざるを得ない。
　また、取引の実情等を総合的に考慮すると、（一旦市場に適法に放出された特許製品とは）同一性を欠く特許製品が、新たに製造されたものと認めるのが相当である、として上告を棄却して特許権侵害を認めた。
※カッコ書き注釈は、一部筆者にて加筆。

[続きがあります]

前置審尋が原則全件対象になります

平成20年7月10日付の特許庁HPの発表によると、平成20年10月以降に審理着手時期に至る事件については、原則全件に対して前置審尋が行われることになりました。

［対象］
原則として前置報告書が作成された事件の全件を対象に前置審尋が送付されます。ただし、早期審理事件は除かれます。早期審理事件については閲覧請求をして前置報告の内容を知り、上申書によって意見を提出するしかありませんので、ご注意ください。

［回答期限］
審判請求人は前置審尋に対して回答書を提出できますが、その提出期限（指定期間）は、６０日（在外者については３箇月）です。

［回答内容］
回答書では、前置審査の報告書に示された理由に対する反論を争点として整理した形で示し、審判請求人の主張を明確化します。前置審尋は拒絶理由通知ではないため、補正の機会は与えられません。（補正ができるのは原査定が維持できず、新たに拒絶理由が通知された場合に限られます。）

ただし、この段階で補正案を提示しておくことはできます。「補正案が一見して特許可能であることが明白である場合には、迅速な審理に資するため、審判合議体の裁量により、補正案を考慮した審理を進めることもあります。」とのことです。

［回答後の審判合議体による審理］
前置審尋に対する回答書提出の指定期間経過後、前置審査での審査官の見解とともに、審査官の見解に対する審判請求人の反論を参酌して審判合議体による審理・審決が行われます。

First Action Interview Pilot Program

米国特許庁が最初の拒絶理由通知前に審査官にインタビュー（面談）する機会を与えるファーストアクションインタビュー試験プログラム（First Action Interview Pilot Program）を２００８年１１月１日まで実施しています。

審査官によるサーチ結果をもとに出願人と審査官が審査の初期段階で対話し、潜在する拒絶の理由を解消する機会を設けることで、審査を促進し、可能ならば早期に特許査定を出すことをねらいとしています。

［推奨］
　早期権利化を求めており、かつ、審査官とのインタビューも実施したい場合は本試験プログラムの利用をお勧めしますが、そうでない場合は、応答期間が短い、インタビューが不成功に終わった場合、コストが余分にかかるといったデメリットがあるため、本プログラムの利用はあまり勧められません。本プログラムの利用にあたっては、下記のメリットとデメリットをご勘案されることをお勧めします。

［ファーストアクションインタビューの流れ］

１．出願人は本試験プログラムの適用が可能であるとの通知を受理する。

　以下の条件に当てはまる出願のみが試験プログラムの対象となっています。
（１）２００５年９月１日以降の出願で、最初の拒絶理由通知を受けておらず、クラス７０９（コンピュータ、デジタルプロセッシングシステム、マルチ・コンピュータ・データ転送）に属するもの、または
（２）２００６年１１月１日以降の出願で、最初の拒絶理由通知を受けておらず、クラス７０７（データプロセッシング、データベース、ファイル管理またはデータ構造）に属するもの

２．ファーストアクションインタビューをリクエストする。

　出願人がFirst Action Interviewをリクエストしなかった場合は、通常の審査の流れに入ります（最初のオフィスアクションの通知を待つことになります）。

３．インタビュー前のコミュニケーション（Pre-Interview Communication）が届く。

　審査官が先行技術をサーチして、潜在的な拒絶の理由を通知します。（ＰＣＴの「見解書付きサーチレポート」のような形式のものです。）

４．出願人は「インタビュー前のコミュニケーション」に対して、１箇月以内（延長なし）にインタビューの実施／不実施のリクエストをする。

５－１．インタビューを実施しない旨のリクエストをした場合、すぐにファーストアクションインタビュー・オフィスアクション（１回目のオフィスアクションとみなされる）が通知され、１箇月以内（１箇月だけ延長可能）に応答しなければならない。

　インタビューの実施を見送る場合でも、インタビューを実施しない旨のリクエストを庁に提出しなければ、出願が放棄されたことになりますので、ご注意ください。

５－２．インタビューを実施する旨のリクエストをした場合、審査官とのインタビューが開かれる。

　出願人（または代理人）は請求項の補正書案／意見書案を準備してインタビューに臨みます。複数の補正書案／複数の意見書案は提示することは認められません。

６－１．インタビューの結果、特許性について出願人と審査官の間で合意に達した場合、インタビューのサマリーが作られ、補正書／意見書がエンターされた上で、許可通知が出る。

６－２．インタビューの結果、特許性について合意に達しなかった場合、インタビューのサマリーとともにファーストアクションインタビュー・オフィスアクション（１回目のオフィスアクションとみなされる）が通知され、１箇月以内（１箇月だけ延長可能）に応答しなければならない。

［メリット］

　現行の規則では、出願人は最初の拒絶理由通知の前に審査官とのインタビューを求めることができますが、インタビューの求めに応じるかどうかは審査官の裁量であり、出願人が先行技術に対する特許性を示すことが求められます。本試験プログラムでは、審査官が先行技術調査をして拒絶の理由を示し、出願人にインタビューの機会を与えます。したがって、以下のメリットがあるといえます。

（１）出願人は先行技術調査が不要である。
（２）インタビューの機会が保証されている。
（３）インタビューの結果、審査官と特許性について合意できれば、早期に権利化される。

［デメリット］

（１）応答期間が１箇月（延長は１箇月限り）と短い。

　インタビューの結果、特許性について合意に達しなかった場合、ファーストアクションインタビュー・オフィスアクションが出され、１箇月以内に書面で応答しなければならならず、延長は１箇月しか認められません。
　通常のオフィスアクションでは、３箇月（延長３箇月可能）の応答期間があるのに比べて、応答期間はきわめて短いです。
　ファーストアクションインタビューをリクエストしてしまうと、サーチ結果だけをもらっておしまいにすることはできず、インタビューを実際にはしなかった場合であっても、ファーストアクションインタビュー・オフィスアクションを受け取りますので、応答期間はやはり１箇月（延長１箇月可能）に限られてしまいます。

（２）インタビューの結果、特許査定にならなかった場合、費用が余計にかかる。

　現地代理人費用をかけてインタビューをしても、審査官と特許性に関して合意が得られなかった場合、ファーストアクションインタビュー・オフィスアクションが出され、通常のオフィスアクションのように少なくとも書面で応答しなければならないので、費用が二重にかかります。

（３）インタビューの結果、特許査定にならなかった場合、余計なプロセキューションヒストリーを作ってしまう。

　インタビューで提出した補正書案／意見書案はエンターされず、無駄になる上、陳述内容が審査記録に残り、包袋禁反言を形成しますので、後で不利になることがあります。

新たな拒絶理由での拒絶査定維持審決は不意打ち？

平成19年（行ケ）第10056号　審決取消請求事件　平成19年10月31日　知的財産高等裁判所）

［カンケツハンケツ］
拒絶査定不服審判請求時の補正を、新規な拒絶理由で事前通知なしに却下しても不合理ではない。

※「カンケツハンケツ」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

［判旨］
　原告は、発明に該当しない（２９条１項柱）という拒絶理由は、（拒絶査定不服審判請求時の限定的減縮の）本件補正により生じた拒絶理由ではなく、本件補正前から存在し、（審査段階で）見落とされていた拒絶理由であるから、特許法１７条の２第５項（現特許法１７条の２第６項）が適用され（て補正却下（１５９条１項において読み替えて準用する５３条１項）され）るべきではない旨主張する。
　しかし、補正の却下を定めた上記規定において、原告の主張を裏付ける規定はない。
　原告は、本件補正を（仮に）行なわなかった場合、（補正却下がされることはないので）拒絶理由通知（５０条）を発することなく、いきなり不意打ち的に「発明該当性の欠如」（２９条１項柱）を理由として拒絶審決を行なうことが許されないこととのバランスなどともいう。
　しかし、上記各規定に照らしても、拒絶査定を維持する審決とその手続きにおける補正の却下において、出願人に対する事前の査定と異なる拒絶の理由の通知をする必要性については、取り扱いが異なるのであり、不合理であるとは必ずしも認められず、原告の主張は採用できない。
注意：（カッコ）書き説明は、筆者にて追加。
［解説］
　原告が平成１８年８月２４日に拒絶査定不服審判を請求していわゆる限定的減縮（１７条の２第５項２号）とする本件補正（１７条の２第１項４号）を行なったところ、特許庁は、同年１２月１８日に本件補正を却下した上で、拒絶査定を維持する審決をした。原告は、この審決を不服として本件訴訟で争った。
　本件補正後の本願補正発明は、審決において①特許法第２９条第１項柱書きに規定する発明に該当しない、②特許法第２９条第２項の独立特許要件（１７条の２第６項で準用する１２６条５項）を充足しないとの二つの理由で補正却下された。このうち、①の発明該当性については、判決において「全体としてみると、自然法則を利用しているといえる」として、この限りにおいて審決は誤りを含むとされた。しかし、上記②の理由により補正却下した審決の結論に誤りはないとされ、審決が維持された。
　ここで、補正却下（５３条）は、既に調査した引例等の審査資源を有効に活用し、迅速な審査を担保する趣旨の規定とされている。また、拒絶査定不服審判請求時等に加重される補正の内容的制限（１７条の２第５項、６項）も、同趣旨に基づくとされ、審判においても続審主義により審査時の手続きは効力を有する（１５８条、１５９条）。
　原告にしてみれば、なんら補正をせずに審判請求した場合には補正が却下されることはありえず、「査定の理由と異なる拒絶の理由」（１５９条２項で読み替えて準用する５０条）として、上記①の拒絶理由が通知されると期待できるとした（特許庁審査基準第ⅠⅩ部4.3.3.2）。さすれば、原告は、新たな手続補正の機会を得て（１７条の２第１項１号）、庁対応することが可能であったとも考えられる。さらには、審査段階で上記①の拒絶理由を通知されていれば、何らかの対応措置を講ずることも可能であったのかもしれない。
　一方、いわゆる門前払いとして補正却下される場合には、上記「査定の理由と異なる拒絶の理由」が通知されることはない。従って、「査定の理由と異なる拒絶の理由」に該当する新たな拒絶理由が発見されたとしても、その新たな拒絶理由が補正却下される理由に該当する場合（１５９条１項において読み替えて準用する５３条１項）には、原告にしてみればいわば寝耳に水の拒絶理由により、審判段階で何ら対応する術もなく補正が却下されて、査定時の請求項に戻り、本件においては拒絶査定の維持審決となった。
　ここで、原告が主張するように拒絶査定時の特許請求の範囲において、上述の①の拒絶理由が見逃されていたというのであれば（この点については本判決で触れられておらず、特許庁は本件補正により新たに生じたものとしている）、審判段階等において新たに拒絶理由を通知（１６０条等）することも可能であったとも思われるが、拒絶査定維持の審決が早々に為されたことを考慮すると、原告に再度補正の機会を与える利益をも凌駕するような特許性が強く否定されるべき心証を、審判官の合議体が抱いたのかもしれない。
　審判において新たな拒絶理由が発見されれば通知されるので不意打ちはされないはずだという思いこみがあるなら、今一度、条文を再確認することをお勧めしたい。
　拒絶査定不服審判請求時の手続補正が却下される理由には、新規事項の追加（１７条の２第３項）、シフト補正（同４項）、独立特許要件を満たす限定的減縮（同５項２号、６項）等補正の内容的制限（同５項各号）がある。
　特に、複数の拒絶理由通知やその対応により審査過程を経た後の審判請求時には、独立特許要件のうち進歩性（２９条２項）にのみ注意を奪われる傾向があると思われるが、審査段階で通知された拒絶理由であるか否かに拘わらず、本件のように２９条１項柱書きをはじめ様々な独立特許要件（２９条、２９条の２、３２条、３６条４項１号等、３９条１項等）により補正却下される可能性があることにも注意したい（審査基準第ⅠX部6.2.1(４)）。
　誤解を恐れずに言うならば、拒絶査定不服審判請求時の補正は“一発勝負”であるといえる。
（まとめ）
　審査段階においては、二回目以降の拒絶理由通知であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合等（審査基準第ⅠX部4.3.3.2、 4.3.3.1（２）、4.3.3.3（１）等）、出願人に対して補正の機会が不当に制限されることがないように種々配慮されている（審査基準第ⅠX部4.3.3.3（３）、審査基準第ⅠX部6.1（２））。
　しかし、これらはいずれも審査段階における、出願人に不利な扱いとならない取り計らいとする特許庁の運用基準であり、もちろん条文上でこのように取り扱うとの規定は存在しない。また審査基準は、文字通り審査段階での基準であって、続審主義とはいえ審判段階での運用取り扱い基準を定めるものではない。
　判決では、審判請求時の手続補正においても未だ特許法２９条２項の拒絶理由が解消されておらず、補正却下とすることは妥当であるとの判断がされている。出願人は、費用と時間と労力とをかけて、それなりの意気込みを持って審判請求したはずであり、その結果としての補正却下処分は、極めて不本意であったことは十分に推察できる。この点、米国のＲＣＥとは異なり、審判請求においては対世効を有する権利生成の場面において、早期決着を図る利益を優先した制度としたものと考えられ、審判請求時の補正には特段繊細な注意が必要とされる。
　当然のことではあるが出願人側としては、特許庁からの手厚い手続き上の保護が手当されている審査段階において、特許性を見いだせるように最大限の努力をしたい。

弁理士　鎌田　和弘

どこまでが公序良俗違反？？

平成19年（行ケ）第10303号　審決取消請求事件　平成20年1月31日　知的財産高等裁判所

［カンケツハンケツ］
商標の使用態様によって他人の特許権等を侵害しても、直ちに公序良俗に反する商標には該当しない。

※「カンケツハンケツ」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

［判旨］
原告は、審決には、本件商標の商標法４条１項７号該当性等の判断の誤りがあることなどを取消事由として主張している。
商標が商標法４条１項７号に該当するかどうかは、特段の事情のない限り、当該商標の構成を基礎として判断されるべきものであり、指定商品または指定役務についての当該商標の使用態様が他人の権利を侵害するか否かを含めて判断されるべきものではない。
本件においてこれをみると、本件商標は「ｉモード」を標準文字で表す構成からなる典型的な文字商標であって、本件商標の構成・内容から他人の特許権等を侵害するものということはできない。そうすると、原告の主張に係る本件商標の使用が原告の有する本件各特許権に抵触するという理由をもって、本件商標が「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するということはできず、この点の原告の主張は失当である。

［解説］
原告は、発明の名称を「数字のみを用いて総ての文字・記号を入力することが可能な入力装置とそれを用いたフィルム描写装置」とする特許（特許第3611580号）及びこれに関連する米国特許（米国特許第6,097,990号）についての特許権を有している。
これに対し、被告が有する登録商標『ｉモード』（登録第4602351号）は「移動体電話による通信，電子計算機端末による通信，電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」を指定役務としており、原告は、本件商標『ｉモード』の文字を付した携帯電話の構成要素及び実施形態が原告の特許権を侵害するとして主張した。

商標法4条1項7号は、いわゆる公序良俗に反する商標の登録を排除する規定であるが、ここでいう公序良俗に反する商標とは、“他の法律によって、その使用等が禁止されている商標”、“一般に国際信義に反する商標”、“構成自体に問題がなくても、指定商品について使用することが社会公共の利益や一般的道徳観念に反することとなる商標”なども含まれる。

　つまり、原告は、被告登録商標の構成要素は『ｉモード』の文字のみではなく、移動体電話からインターネットに接続して操作ができることをも含めて構成として認定すべき旨を主張し、同時に当該登録が4条1項7号に該当するとして、無効審判を争ったわけです。

「商標とは、「文字・図形・記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合」（商標法2条1項柱書）であって、その使用態様を含めて商標の構成要素ないし内容を判断すべきでない事は規定上明らかである。」

知財高裁は、改めて商標の定義を確認し、原告の主張する本件商標の構成要素の認定にかかる主張を退けました。

「商標法29条において、（中略）、知的財産権相互の調整が図られていること等に照らすならば、指定商品又は指定役務についての商標の使用態様によって他人の特許権等を侵害することがあったとしても、（中略）、そのことから直ちに当該商標が、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するものと判断すべきではないといえる。」

このように、知的財産法の構造の観点からも商標法4条1項7号の解釈が示された点で、興味深い判決でした。

弁理士　安田麻衣子

お花見＠西郷山公園

米国特許庁敗訴－継続出願の回数制限と請求項数の制限

２００７年１１月に米国特許商標庁USPTOが導入しようとした、「継続出願の回数制限および請求項数の制限」に関する特許法規則改正（以下"Final Rules"と呼ぶ）に対して、米国特許庁を相手に同規則改正の施行を差し止める訴えが地裁に提起されていましたが、２００８年４月１日付で判決が出ました。

判決の骨子は、

「米国特許庁は特許法規則を制定する権限をもつ」（35 U.S.C. §2(ｂ)(2)）という法の規定は、実体的な（substantive）特許法規則（の制定）にまで及ぶものではない。上記"Final Rules"は、その性質上実体的なものであるから、無効である（null and void）。

というものです。USPTOの全面敗訴であり、出願人にとっては朗報です。詳しくは、Patently-Oの記事を参照。

４月２日時点の情報では、USPTOのGeneral CounselのJames Toupin氏はＣＡＦＣに控訴するというコメントを発表していますが、判決が覆る可能性は低いと思われます。しかし、現在、米国議会で審議中の特許法改正では、米国商標特許庁に実体的な規則を制定する権限をもたせるように、法律を改正しようとする動きもあるようです。

パリ優先権基礎出願の早期審査着手（ＪＰ－ＦＩＲＳＴ）

平成２０年４月から、特許庁は、日本から海外へのパリルートの出願の基礎となる日本出願（パリ優先権基礎出願）を早期に審査着手する施策（ＪＰ－ＦＩＲＳＴ）を実施します。

パリ優先権主張の基礎出願のうち、出願日から２年以内に審査請求されたものが、他の出願に優先して審査着手されます。出願人からの手続きは一切不要で、特許庁が該当する出願を本施策の対象として選定します。目安として、審査請求と出願公開のいずれか遅い方から、原則６月以内に審査着手されるということです。特許庁の一次審査結果は世界に発信され、他国の特許庁で利用されます。

平成１８年４月１日以降の出願が対象となりますが、ＰＣＴ出願の基礎となる出願については既に国際調査報告により審査結果の共有がなされているため、対象外です。

なお、本施策の対象となる出願であっても早期審査を申請することができます。早期審査の着手時期は申請から平均３箇月と言われています。

本施策は、特許審査ハイウェイとも連動していきます。日本で早期に特許査定になった場合は、現在のところ、米国、韓国、英国およびドイツにおいて審査ハイウェイの申請が可能です（英国およびドイツの審査ハイウェイは試行段階）。

P.S. 戦略的には、日本出願の審査を外国出願よりも先に進めたくない（たとえば、日本での進歩性に関するネガティブな判断を他国の審査が始まる前に発信されるのは好ましくないなど）こともあろうかと思います。その場合は、出願から２年を経過して審査請求すれば、ＪＰ－ＦＩＲＳＴの対象から外れます。

周知技術の濫用への戒め！？

平成18年（行ケ）第10281号審決取消請求事件平成19年04月26日知的財産高等裁判所

［カンケツハンケツ］
容易想到性を肯認する際、審査／審判手続で挙げられていない文献を周知技術として挙示し、かつ、引用例として用いることは違法である。

※「カンケツハンケツ」は、判決の重要ポイントに一言でインデックスをつけるために、プライムワークス国際特許事務所が独自に作成して提供しているものです。

［判旨］
　審決が認定した「…」は，たとえ周知技術であると認められるとしても，特許法２９条１，２項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する推論過程において参酌される技術ではなく，容易想到性を肯認する判断の引用例として用いているのであるから，刊行物等に記載された事項として拒絶理由において挙示されるべきであったものである。
　しかも，本件補正発明１が引用例１に記載された発明と対比した場合に有する相違点２の構成は，本願発明の出願時から一貫して最も重要な構成の一つとされてきたのであり，出願人である原告が，審査及び審判で慎重な審理判断を求めたものであるのに，審決は，この構成についての容易想到性を肯認するについて，審査及び審判手続で挙示されたことのない特定の技術事項を周知技術として摘示し，かつ，これを引用例として用いたものであるから，審判手続には，審決の結論に明らかに影響のある違法があるものと断じざるを得ない。

［解説］
拒絶査定不服審判において、審査で引用されていない文献を「周知技術」として認定した上で、出願人に意見書を提出する機会を与えることなく、拒絶審決が出された。原告（出願人）は、拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由について、意見書を提出する機会が与えられなかったから、審判手続には、特許法１５９条２項で準用する同法５０条の規定に違反する瑕疵があるとして審決の取り消しを求めた。

拒絶理由通知に引例として挙げることなく、「周知技術」を後出しして、拒絶査定／拒絶審決になることは、出願人にとって酷です。本当に周知技術ならば、納得しますが、周知性について争いたい場合もあるだろうし、当該特定事項だけを取り出せば周知技術であったとしても、クレーム全体としては進歩性が認められることもあります。このような場合、新たな拒絶理由通知をすることなく、拒絶査定／拒絶審決にすると出願人には不意打ちになります。

今回の知財高裁の判決は、出願人のこのような不利な立場を理解したものであり、勇気づけられます。understandとは、「下に立つ」ということであり、弱者の立場に立って物事を判断することの大切さを教えられます。

判示内容によれば、

（１）審査官／審判官が、周知技術とされる技術を、容易想到性を肯認する推論過程において参酌される技術ではなく、容易想到性を肯認する判断の引用例として用いており、さらには、
（２）周知技術とされているところの、本件発明と引用発明を対比した場合の相違点の構成は、本願発明の出願時から一貫して最も重要な構成の一つとされてきたのであれば、

その周知技術を、刊行物等に記載された事項として拒絶理由において挙示しなかった（不意打ちをやった）ことの違法性を問うことができると言えます。（条件（１）だけでもＯＫですが、条件（２）が揃えばなおよいです。）

「「…」との技術は，審決で認定したように周知技術であるとしても，審決は，特許法２９条１，２項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する判断過程において参酌するような周知技術として用いているのではなく，むしろ，審決の説示に照らすならば，実質的には，上記周知技術を容易想到性を肯認する判断の核心的な引用例として用いているといわざるを得ない。」

「本件補正発明１が引用例１に記載された発明と相違する「…」という構成は，本願の当初明細書においても，また，その後に提出された補正書等においても，出願人である原告が一貫して強調してきた最も重要な構成の一つであり，かつ，上記の本件審査及び審判手続においても明らかなように原告が強い関心を示して審査及び審判で慎重な審理判断を求めた構成であることが優に認められるところである。他方，本件審査及び審判手続では，審査官及び審判官が，この構成が進歩性を有するか否かに対し必要な関心と思慮をもって審理し，判断したかについては，既に検討したように，遺憾ながらその痕跡を窺い知ることは困難である。」

とまで裁判官が言ってくれているのを読むと、出願人にとっては本当に胸がすく思いですよね。

なお、周知技術を容易想到性を肯認する推論過程において「参酌する」のは許されますので、くれぐれも誤解なきようお願いします。その周知技術を容易想到性を肯認する判断の核心的な「引用例」として用いるのであれば、拒絶理由において引例として示さなければならないというのが今回の判決です。

弁理士　青木武司