アメリカ商標登録出願と登録後のフロー:5種類の出願のプロセス

同一商標同一商品役務について6ヵ月以内に外国で出願している場合(第44条(d))

ステップ1:外国とアメリカ国内出願手続

同じ商標と商品・サービスに関して外国で申請した出願から6ヶ月以内に、アメリカの特許商標庁に対して米国の出願を提出することができます。ただし、出願人の国がアメリカとの間でパリ条約などの条約または国際協定を締結している必要があります。外国の出願は出願者の国である必要はありませんが、Section 44(e)の基礎として使用する場合は必要です。第44条(d)のみでは登録の根拠にならないため、第44条(e)および/または第1条に有効な根拠を提供する必要があります。外国の出願に基づいて商標登録を申請する場合、ほとんどの人が第44条(e)の登録基礎も主張します。このタイムラインは、第44条(e)の登録基礎がある場合のものです。約6〜9ヶ月後にステップ2に進む予定です。

ステップ2:出願審査

商標登録出願が形式要件を満たしている場合、担当の審査官に割り当てられます。審査官は、商標登録が登録要件をみたしているかを検討します。出願手数料は、出願が後に拒否された場合でも、一般的に返金されません。約1ヵ月後に、ステップ3aまたはステップ3bに進むことができます。

ステップ3a:停止通知

もし審査官が商標登録を拒絶する根拠を見つけられず、出願が全ての法的要件を満たしている場合、審査官は停止通知を発行し、第44条(e)登録の基礎として必要な外国登録証明書が受領されるまでプロセスは停止されることが通知され、ステップ5に進みます。

ステップ3b:オフィスアクション

もし審査官がその商標登録を拒絶する理由を見出した場合、審査官はオフィスアクションの書面を発行し、その拒絶理由を説明します。あなたは、オフィスアクションが発行された日から3か月以内に回答する必要があります。3か月以内に、ステップ4aまたはステップ4bに進みます。

ステップ4a:応答手続

オフィスアクションに対して、3ヶ月以内に回答を提出しなければ出願が却下されてしまいます。よって、審査官の意見書に対し、適切に応答することが必要です。応答提出後は1〜2ヶ月後に、次のステップ5に進みます。

ステップ4b:応答せず出願が放棄される

オフィスアクションが発行された日から3か月以内に応答しない場合、出願は放棄されます。手数料を支払うことで、追加の3か月の延長をリクエストすることができます。応答期限が切れた後、放棄の通知書が送信されます。出願料は払い戻しされず、出願の処理が再開されず、商標は登録されません。この状況では、申立書を提出し、申立料を支払うことで、出願の処理を再開する必要があります。申立書は、放棄通知書が発行された日から2か月以内に提出する必要があります。放棄日から2か月後に申立書を提出した場合、申立書は期限切れとして却下され、新しい申請を新しい手数料で提出するしか選択肢はありません。

ステップ5:プロセスの保留

審査官は外国登録証明書が必要な第44条(e)登録の場合、外国登録証明書が受領されるまで出願に関する処理を保留する旨を記載した停止通知書を発行します。あなたはこの保留通知書に対して回答する必要はありません。米国出願は、出願審査官が外国出願の状況を問い合わせるための通知書を発行するまで保留されます。約6か月後にステップ6に進みます。

ステップ6:質問状

外国登録証明書が届いていない場合、審査官は外国出願のステータスについて(既に登録されたかどうか)問い合わせる質問状を発行します。外国登録証明書を提出するまで、約6ヶ月ごとに質問状が発行されます。3ヶ月以内にステップ7a、またはステップ7bに進みます。

ステップ7a:外国登録証を提出せずに応答する場合

出願が放棄されるのを避けるために、外国登録証が入手できない状況であっても外国出願の状態を明示する返答を期限内に提出する必要があります。外国出願がまだ保留中の場合、審査官はアメリカ出願の再保留を通知する手紙を発行します。

ステップ7b:外国登録証明書の提出

外国登録証明書を提出した場合、審査官は外国登録証明書が米国出願と同じ商標、所有者、商品および/またはサービスであるかどうかを審査します。外国登録証明書が米国出願と異なる場合は、追加文書の提出が必要になる場合があります。1〜2ヶ月後にステップ8a、ステップ8b、またはステップ8cに進みます。

ステップ8a:商標の承認と公告

審査官が拒絶理由を見つけなかった場合(あなたの出願が全ての法的要件を満たしている場合)、商標登録がUSPTOの商標公報(TMOG)に掲載されることになります。TMOGは、オンライン上で週ごとに公開され、商標登録を一般に予告する役割を果たします。商標登録が承認されてから約1ヶ月後、商標はTMOGに掲載されます。

商標がTMOGに掲載されてから30日以内に、その商標登録によって自分のビジネスが損害を受けると信じる人は異議申立を提出することができます。異議申立は、連邦裁判所の手続きに似ていますが、Trademark Trial and Appeal Board(TTAB)と呼ばれる管理裁判所の審判官によって審理され、決定されます。異議申立によって商標登録が遅れる場合があります。もし異議申立されると、USPTOから通知があります。異議申立は複雑な手続きであるため、米国の弁護士を指定する必要になる場合があります。異議申立期間経過後、約3か月でステップ11に進みます。

ステップ8b:最後のオフィスアクション

応答によってもすべての拒絶理由を克服できない場合、審査官は「最後の拒絶理由通知」(最後のオフィスアクション)を発行し、拒絶理由を最終的に指摘します。出願人は商標審判部(TTAB)に申し立てて、審査官の決定を不服とすることができます。また、拒絶理由を克服するためさらに応答を提出することもできます。場合によっては請願書を提出することができます。3か月以内に、ステップ9aまたはステップ9bに進みます。

ステップ8c:オフィスアクション

外国登録が受け入れられない場合、審査官はなぜ受け入れられないのかを説明する書簡(審査通知)を発行します。審査通知に対する応答期限は発行日から3ヶ月以内になります。また、有料で応答期限を3ヶ月延長することもできます。3〜6ヶ月以内に、ステップ8c-1またはステップ8c-2に進みます。

ステップ8c-1:オフィスアクションへの応答

あなたの出願が放棄されるのを避けるためには、オフィス・アクションで述べられた拒絶理由を克服し、すべての要件を満たす応答を期限内に提出する必要があります。約1〜2か月で、8a、8c-1aステップまたは8c-1bステップに進みます。

ステップ8c-2:応答せず出願が放棄される

上記ステップ4bと同様に応答しない場合、出願は放棄されます。

ステップ8c-1a:最後のオフィスアクション

外国登録証が承認されても、他の拒絶理由が解消していない場合、上記ステップ8bと同様に最後のオフィスアクションが発行されます。

ステップ9a:TTABへの申立、最後の拒絶理由通知への応答

あなたの出願を継続するには、TTABに控訴するNotice of Appealを期限内に提出する必要があります。また、最後の拒絶理由通知に対して応答を提出することもできます。しかし、控訴も応答もしない場合、出願は放棄され、商標は登録されません。この場合、出願料は返金されません。約1〜2か月後に、ステップ10aまたはステップ10bに進みます。

ステップ9b:応答せず出願が放棄される

上記ステップ4bと同様に応答しない場合、出願は放棄されます。

ステップ10a:商標の承認と公告

上記ステップ8aと同様に商標の承認と公告が行われます。異議申立期間経過後、約3か月でステップ11に進みます。

ステップ10b:TTABの審理

TTABに控訴した場合、控訴はTTABによって処理されます。

ステップ11:登録

あなたの商標がTMOGに掲載されてから約3ヶ月以内に、異議が申し立てられなかった場合、または、異議申立があったが却下された場合、商標が登録されます。商標が登録された後は、登録を有効に維持するために定期的に維持手続を行う必要があります。

ステップ12:第8条宣誓書と第9条の更新手続

商標登録日から最初の6年間が終了する前、または6年目の期限切れから6か月以内に追加料金を支払ったうえ、第8条使用宣誓書または使用不可能な正当な理由にかかる宣誓書を提出する必要があります。この宣誓書には商標が商業上で使用されていることを証明する証拠を含めた文書が必要です。この宣誓書を提出しない場合、商標登録は取り消されます。

商標登録日から10年ごとの期限前1年間、または10年期限終了後6か月以内に、第8条使用宣誓書または使用不可能な正当な理由にかかる宣誓書と第9条更新申請書を提出し、該当する手数料を支払う必要があります。この宣誓書は、通常、商標が商業上で使用されていることを証明するための宣誓と使用証拠を含みます。この宣誓書を提出しない場合、登録は取り消され期限が切れます。

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この記事を書いた人

木村 純平

木村 純平

2人目の子供の誕生をきっかけに弁理士を目指してから、早くも20年が経過しそうです。商標から始まり、意匠、著作権、現在の事務所に来てからは特許、実用新案も手がけるようになり、それぞれの分野でクオリティを上げ、ユーティリティプレイヤーとして重宝されるよう精進しています。