弁理士ができること。-出願支援ガイドを参考に-

特許庁さんが、商標審査官が教える出願支援ガイド「商標出願ってどうやるの?」を発行したそうです。拒絶されない商標出願をするためのポイントを分かりやすく解説する冊子とのことです。 

「拒絶されない商標出願をするための出願支援ガイドを発行します!」(経済産業省ニュースリリース 2021年8月5日付) 

https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210805002/20210805002.html

<これを読めば、自分で商標出願できる!?> 

これまでも特許庁さんは「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」のような初心者向けコンテンツを提供されていました(https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/index.html)。それと比べても、この冊子は写真やイラスト、レイアウトなどが工夫されていて、とても読みやすくなっています。既に商標出願の経験がある方なら、願書の作成や手続を確認しながら対応するのに役立つのではないかと思います。 

ただ、これさえあれば、自分で商標を出願できるぞ!弁理士なんかいらないぞ!というワケではありません。この冊子を参考にして、弁理士がどういう仕事をしているか、どういうスキル・ノウハウを持っているのかについて、簡単に説明しようと思います。 

<商標登録のStepは5つ!> 

 冊子では、商標登録の考え方・進め方として、5つのステップに分けています。各ステップの概要とそれぞれのステップで「弁理士ができること」をまとめました。 

Step 1:ロゴマークやネーミング(商標)の決定 

Step 2:商標を使う商品・サービスの指定 

Step 3:似たような登録商標がないか調査 

Step 4:出願書類の作成と出願 

Step 5:出願後の流れ 

■ Step 1:ロゴマークやネーミング(商標)の決定 

冊子では、商標の識別力を中心に説明しています。商品やサービスの内容や特徴を表す文字は、その商品やサービスを取り扱う人々が皆使いたいものなので、商標登録=特定の人に独占させると問題となります。そこで、識別力のない商標は登録できない旨を説明しています。 

我々弁理士は、特許庁での判断基準(商標審査基準)を把握しつつ、近年の審査事例をチェックしているので、「商標の識別力」について正確な判断ができます。出願したのに拒絶されてしまった、登録できなかった、となるのはもったいないので、出願する商標の識別力有無に不安があれば、ぜひ我々弁理士にご相談ください。また、識別力だけでなく、商標のデザインやバリエーションがある場合、どの商標を出願すればよいか悩むこともあると思います。どういった態様で出願するのがよいかも、我々がアドバイスします。 

いずれにせよ、商標の決定前、検討段階で弁理士にご相談いただければ、より適切な商標を選ぶことができますよ。 

■ Step 2:商標を使う商品・サービスの指定 

商品・サービスの指定は、とても重要です。せっかく商標権が取れたのに、商品・サービスに「漏れ」があれば不十分な権利となるからです。冊子ではアパレルメーカーの例が挙げられていますが、アパレルの場合、第25類の「被服」だけでは足りないことが多いです。例えば、バッグは第18類、靴は第25類、アクセサリーや腕時計は第14類、眼鏡やサングラスは第9類と、複数の区分に商品が分散しているので、自身の取扱い商品をしっかり確認して、必要な範囲を押さえる必要があります。我々弁理士は、取扱い商品の洗い出し、必要となる区分と商品の振り分け、ご予算とのすり合わせ(優先順位の設定)などを行って、出願内容の取りまとめをしっかりサポートします。 

■ Step 3:似たような登録商標がないか調査 

ここまでが、いわば「自分の側」の問題です。ここからは「他の人との関係で、登録できるか否か」を確認する重要な段階です。この「似たような登録商標がないか」の判断が、出願人の皆さんにとって最も難しいところだと思います。検索して同じ商標が見つかれば判断しやすいですが、1文字違いだったり、見つけた商標の中に自分の商標がまるまる含まれていたりした場合、類似するか否かはケースバイケースです。また、検索方法もいろいろあるので、類似する商標があるのに検索できなかった、ということもあり得ます。 

ここで失敗すると、商標が登録できない、使うと他人の商標権を侵害するおそれがある、といった深刻な問題となることもあります。万全を期するため、ぜひ我々弁理士にご相談ください。 

■ Step 5:出願後の流れ 

出願後、拒絶理由が通知された場合、適切に応答しないといけません。拒絶理由へ反論するなら、審査官の認定を正しく把握して、審査基準や最近の審判決例を絡めた効果的な反論を展開する必要があります。我々弁理士は、これまでの経験・ノウハウに基づいて、拒絶克服・解消に向けて、できる限りの対応を行います。 

なお、商標出願の約35%に拒絶理由が通知されているそうですが、その多くは、上述した出願前のステップに不備や不足があったものといえます。しっかり検討・調査していれば防げたものも少なくないはずです。その意味で、我々弁理士の仕事は出願までが大事です。商標態様、指定商品・サービス、先行商標調査をしっかりやっていれば、ほぼ想定通りの結果(登録査定)が届きます。ご自身で商標出願を行って手続に煩わされるなら、その道の専門家である我々弁理士にぜひご相談ください。 

<ブランドの保護は、商標専門弁理士へ!>
プライムワークス国際特許事務所 弁理士 長谷川綱樹

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